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26.03.2020

Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortmarke #darferdas?

Die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens muss unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden. Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft all diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden. Die Annahme des Gerichts, im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft sei allein auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die angemeldete Wortmarke #darferdas? kann für Waren aus dem Bekleidungsbereich nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

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Sachverhalt:

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke #darferdas? für folgende Waren der Klasse 25 "Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen" wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Beschwerde der Anmelderin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter. Der Senat hat sich mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gewandt.

Entscheidungsanalyse:

Der BGH hat auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin den Beschluss des Markenbeschwerdesenats des Bundespatentgerichts aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Zwar ist während des Rechtsbeschwerdeverfahrens das im Streitfall maßgebliche Recht novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL aF) findet sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Allerdings hält die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortmarke fehle für die genannten Waren jegliche Unterscheidungskraft, rechtlicher Nachprüfung nicht stand. In seinem Beschluss führt der Senat aus, dass keine Unterscheidungskraft diejenigen Marken haben, die aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen und die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. Beschluss des BGH vom 21.06.2018 - I ZB 61/17). Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angemeldete Marke werde vom angesprochenen Verkehr stets nur als eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden, wobei bei der Prüfung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen sei. Auf ebenfalls denkbare - aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame - anderweitige Verwendungen komme es nicht an. Diese letztere Annahme, im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft sei allein auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen, ist nach Auffassung des Senats rechtlich nicht haltbar. Nach dem aufgrund des Vorabentscheidungsersuchens des Senats ergangenen Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union muss die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden (vgl. Urteil des EuGH vom 12.09.2019 - C-541/18). Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann. Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, sind dagegen für die Prüfung der Unterscheidungskraft irrelevant, es sei denn, der Anmelder hat konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eine in der fraglichen Branche unübliche Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen. Die Prüfung der Unterscheidungskraft kann mithin nur in den Fällen auf die wahrscheinlichste Verwendung der angemeldeten Marke beschränkt werden, in denen in der betreffenden Branche nur eine Verwendungsart praktisch bedeutsam ist. Unter Berücksichtigung dieser Maßstäbe des EuGH kann dem angemeldeten Zeichen nach den bisherigen Feststellungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist mangels abweichender Feststellungen des Bundespatentgerichts zugunsten der Anmelderin davon auszugehen, dass es neben einer dekorativen Verwendung auch andere praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten einer Verwendung des Zeichens für die hier in Rede stehenden Waren gibt, beispielsweise auf dem Etikett eines Kleidungsstücks. Dem steht nicht entgegen, dass nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts eine solche Verwendung im Verhältnis zu einer Verwendung etwa als Schriftzug auf der Vorderseite eines Kleidungsstücks weniger wahrscheinlich und auch praktisch nicht so bedeutsam und naheliegend ist. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind der Prüfung der Unterscheidungskraft sämtliche wahrscheinlichen Verwendungsformen des Zeichens zugrunde zu legen. Aus diesem Grund kann die Entscheidung des Bundespatentgerichts nicht aufrechterhalten werden. Der Senat hat betont, dass das Bundespatentgericht im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren zu klären haben wird, ob unter Berücksichtigung der verschiedenen Verwendungsarten, insbesondere auch auf dem Etikett eines Kleidungsstücks, der Verkehr das Zeichen #darferdas? als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der damit gekennzeichneten Waren wahrnehmen kann.

Praxishinweis:

Bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist grundsätzlich auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warensektor abzustellen. Hierzu zählen die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet, und insbesondere die Stelle, an der sie angebracht werden. Die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern, die auf der Vorderseite oder der Rückseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, geht der Verkehr nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis; ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall. Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen. Das Bundespatentgericht hat sich bei seiner Entscheidung von folgender Annahme leiten lassen: Bei dem reinen Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens handele es sich um eine in deutscher Sprache gehaltene unmittelbar verständliche Frage, die mit dem Fragezeichen entsprechend kenntlich gemacht sei. Das vorangestellte Rautezeichen "#" werde der angesprochene Verkehr als Hinweis darauf verstehen, dass es um die schlagwortartige Bezeichnung eines Diskussionsthemas zu der Frage "Darf er das?" gehe. Dem Zeichen könne zwar weder ein beschreibender Gehalt noch ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren entnommen werden. Es handele sich jedoch um eine aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache zusammengesetzte Zeichenfolge, die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. In einem gut sichtbaren Aufdruck der Zeichenfolge "#darferdas?" auf Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen oder Schuhen sehe der angesprochene Verkehr lediglich ein Gestaltungsmittel und keinen Herkunftshinweis. Diese rechtliche Wertung ist nach der Vorlageentscheidung des EuGH insoweit nicht zutreffend, als die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden muss. Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden.

Beschluss des BGH vom 30.01.2020, Az.: I ZB 61/17