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13.02.2020

Markenrechtsverletzung durch Nutzung der registrierten Marke "SAM" innerhalb der Bezeichnung "ALBERTO Slim Fit Hose SAM"

Ein Markeninhaber kann der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, widersprechen, wenn diese Benutzung die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt. Allerdings kann im Bekleidungssektor nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine Modellbezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird, wenn in einem Angebot neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet wird. Erforderlich ist in jedem Einzelfall die positive Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt.

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Sachverhalt:

Die Klägerin ist Inhaberin der eingetragenen deutschen Wortmarke "SAM" (Klagemarke), die Schutz für Bekleidungsstücke beansprucht. Die Beklagte betreibt zwei Internetverkaufsshops, über die sie in Deutschland Bekleidungsstücke zum Kauf anbietet. Dort bot sie eine Hose unter der Überschrift "ALBERTO Slim Fit Hose dunkelgrau" an. Im Angebotstext wird die Hose mit "ALBERTO Slim Fit Hose SAM" beschrieben. Die Klägerin mahnte die Beklagte wegen einer Verletzung der Klagemarke ab und forderte sie auf, Abmahnkosten auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 75.000 € in Höhe von 1.752,90 € zu bezahlen. Die Beklagte gab eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, lehnte jedoch die Erstattung der Abmahnkosten ab. Das LG Frankfurt am Main hat der Klage auf Erstattung der Abmahnkosten nebst Zinsen stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom OLG Frankfurt am Main zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren auf Abweisung der Klage gerichteten Antrag weiter.

Entscheidungsanalyse:

Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Da jedenfalls mit der vom OLG Frankfurt am Main gegebenen Begründung nicht angenommen werden kann, dass die Abmahnung der Klägerin berechtigt war, hat der Senat das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Zu Recht hat die Vorinstanz angenommen, dass die Beklagte mit der Benutzung des Zeichens "SAM" ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für Waren benutzt hat, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Allerdings hält die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "SAM" durch die Beklagte habe die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Nach der Rechtsprechung des Senats liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. Urteil des BGH vom 15.02.2018 - I ZR 138/16). Bei der Beurteilung des Herkunftshinweises ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen. Die Beklagte wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des OLG Frankfurt am Main, die Benutzung des Zeichens "SAM" durch die Beklagte habe die Herkunftsfunktion der Klagemarke beeinträchtigt, da das Zeichen "SAM" in dem beanstandeten Angebot innerhalb der Gesamtbezeichnung "ALBERTO Slim fit Hose SAM" vom Verkehr als eigenständiger Herkunftshinweis neben "ALBERTO", mithin als Zweitmarke verstanden werde. Für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens kommt es allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (vgl. Urteil des BGH vom 26.11.1987 - I ZR 123/85). Der Senat legt in seinem Urteil dar, dass es im Bekleidungssektor verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten gibt. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen (vgl. Beschluss des BGH vom 21.06.2018 - I ZR 61/17). Erforderlich ist in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen tragen die Annahme einer herkunftshinweisenden markenmäßigen Verwendung des Zeichens "SAM" nicht. Für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung eines Zeichens genügt es nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt. Ebenso wenig spricht die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitkennzeichen nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen "SAM" als Zweitmarke aufgefasst wird (vgl. Beschluss des BGH vom 11.05.2017 - I ZB 6/16). Bei bekannten Dachmarken oder Modellbezeichnungen ist es im Einzelfall möglich, dass der angesprochene Verkehr in einer Modellbezeichnung einen Herkunftshinweis sieht (vgl. Urteil des BGH vom 07.03.2019 - I ZR 195/17). Wie der Senat vorliegend beanstandet, hat das Berufungsgericht ein solches Verkehrsverständnis für die in Rede stehende Modellbezeichnung "SAM" nicht festgestellt. Daher hat der BGH das angegriffene Urteil aufgehoben und - weil weitere tatsächliche Feststellungen zum maßgeblichen Verkehrsverständnis zu treffen sind - die Sache an das OLG Frankfurt am Main zurückverwiesen.

Praxishinweis:

Wer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, kann vom Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens aber keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, so kann der Markeninhaber ihr nicht widersprechen (vgl. Urteil des EuGH vom 08.07.2010 - C-558/08). So weit, so gut; allerdings sind im Bekleidungssektor einige Besonderheiten zu beachten. Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Marke auffasst (vgl. Urteil des BGH vom 07.03.2019 - I ZR 195/17). Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen. Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem Angebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird. Der angesprochene Verkehr wird im Modebereich in der Herstellerangabe insbesondere dann einen Herkunftshinweis sehen, wenn die Herstellerangabe vorangestellt oder besonders hervorgehoben ist (vgl. Beschluss des BGH vom 18.04.1996 - I ZB 3/94). Wird in einem Angebot für Bekleidungsstücke neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet, kann deshalb nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine solche Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden wird (vgl. Urteil des BGH vom 11.04.2019 - I ZR 108/18).

Urteil des BGH vom 14.11.2019, Az.: I ZR 217/18