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28.11.2019

Dokumentation des Abschlusses eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags

Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags kann nicht nur durch Vorlage eines (schriftlichen) Lizenz- oder Gestattungsvertrags erbracht werden. Für eine schriftliche Dokumentation des Abschlusses eines Lizenzvertrags genügt eine schriftliche Vereinbarung, der sich im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung der Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags entnehmen lässt. Hält sich der Lizenznehmer nicht an ein dem Lizenzgeber gegenüber abgegebenes Versprechen, nach dem Lizenzvertrag nicht gestattete Verwendungen der lizenzierten Marke zu unterlassen, kann dies den Lizenzgeber zu einer außerordentlichen Kündigung des Lizenzvertrags berechtigen.

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Sachverhalt:

Die Klägerin und die Rechtsvorgängerin der Beklagten waren Teil des A. -Konzerns. Zu diesem Konzern gehörte die E. AG, die Inhaberin verschiedener Marken mit dem Wortbestandteil "Valentins" war, die Schutz für Weizenbier beanspruchen. Dabei handelt es sich zum einen um deutsche Marken (im Folgenden: deutsche Valentins-Marken), zum anderen um hiermit identische Unionsmarken und IR-Marken mit Schutzerstreckung auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden: ausländische Valentins-Marken). Die Klägerin und die Rechtsvorgängerin der Beklagten stellten seit dem Jahr 2005 Weizenbier unter der Marke "Valentins" her, füllten es ab und vertrieben es. Der A. -Konzern beschloss im Jahr 2009, den Konzern aufzulösen und sich von seinen Brauereiaktivitäten zu trennen. Mit notariellem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 25.08.2009 übertrug die E. AG alle Valentins-Marken im Wege der Ausgliederung an eine Konzerngesellschaft. Mit einer Ergänzungsvereinbarung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wurden die deutschen Valentins-Marken von der Übertragung ausgenommen. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten erwarb mit notarieller Vereinbarung über den Erwerb von Beteiligungen vom 16.12.2009 von der E. AG und einer weiteren Gesellschaft des A. -Konzerns die Beteiligung an der Gesellschaft, auf die die ausländischen Valentins-Marken ausgegliedert worden waren. Die Klägerin erwarb die deutschen Valentins-Marken durch Markenkauf- und Übertragungsvertrag 2011 von der A. GmbH, die zwischenzeitlich Inhaberin dieser Marken geworden war. Die Beklagte betreibt weiter eine Brauerei, wo sie für das Ausland bestimmte Biere abfüllt, mit dem Zeichen "Valentins" versieht und von dort aus exportiert. Die Klägerin betreibt ebenfalls eine Brauerei und vertreibt ihr Bier unter der Marke "Valentins" ausschließlich in Deutschland. Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagten sei jede Benutzung der Valentins-Marken im Inland untersagt, auch die Kennzeichnung von für den Export in das Ausland bestimmten Bieren. Die Vorinstanzen, das LG Mannheim und das OLG Karlsruhe haben der Unterlassungs- und Schadensersatzklage überwiegend stattgegeben.

Entscheidungsanalyse:

Die Revision hat keinen Erfolg. Die Voraussetzungen für den von der Klägerin gegen die Beklagte geltend gemachten, auf eine Verletzung der deutschen Valentins-Marken gestützten Unterlassungsanspruch sowie die Folgeansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht liegen vor. Zwar ist die Beklagte ursprünglich Inhaberin einer Lizenz an diesen Marken gewesen. Diese Lizenz hat die Klägerin jedoch mit Wirkung zum 14.08.2014 wirksam gekündigt. Im Einzelnen führt der Senat in seinem Urteil aus, dass unstreitig der Klägerin für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ältere Rechte an dem Zeichen "Valentins Weißbier" zustehen und die Beklagte dieses Zeichen in Deutschland seit Jahren auf Bierverpackungen für das Exportgeschäft anbringt. Es ist deshalb im Revisionsverfahren davon auszugehen, dass die Voraussetzungen eines auf diese Zeichenverwendung bezogenen Unterlassungsanspruchs und der Folgeansprüche grundsätzlich vorliegen. Auch die Annahme des Berufungsgerichts, der notarielle Vertrag vom 07.12.2009 sei ergänzend dahin auszulegen, dass der Rechtsvorgängerin der Beklagten eine Lizenz an den deutschen Valentins-Marken erteilt worden sei, die die Beklagte der Klägerin entgegenhalten könne, hält der rechtlichen Nachprüfung stand. Vertragsgrundlage für die Ergänzungsvereinbarung sei gewesen, dass weiter Bier mit der Marke Valentins für den Export produziert werden sollte. Die Vertragsparteien hätten übersehen, dass hierfür eine Gestattung zur Benutzung der Valentins-Marken notwendig gewesen wäre. Diese Lücke der vertraglichen Regelungen sei im Wege ergänzender Vertragsauslegung der Ergänzungsvereinbarung in der Weise zu schließen, dass der neuen Inhaberin der ausländischen Valentins-Marken eine Lizenz an den inländischen Valentins-Marken zur Kennzeichnung von Bier für den Export eingeräumt werde. Dieser vom Berufungsgericht vorgenommenen Auslegung steht nicht von vornherein entgegen, dass vom Abschluss eines Lizenzvertrags über die Nutzung einer Marke grundsätzlich nur bei einer schriftlichen Dokumentation des Vertragsabschlusses ausgegangen werden kann. Für eine schriftliche Dokumentation des Abschlusses eines Lizenzvertrags genügt auch eine schriftliche Vereinbarung, der sich im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung der Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags entnehmen lässt. Im Streitfall stellt die Ergänzungsvereinbarung vom 07.12.2009 eine schriftliche Vereinbarung dar, die Grundlage für eine ergänzende Vertragsauslegung sein kann. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die ergänzende Vertragsauslegung sei erforderlich, um eine angemessene, interessengerechte Lösung zu erzielen, weist keine Rechtsfehler auf. Bei der Schließung einer vertraglichen Lücke ist darauf abzustellen, was die Parteien bei einer angemessenen Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben als redliche Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie den von ihnen nicht geregelten Fall bedacht hätten (vgl. Urteil des BGH vom 17.05.2018 - VII ZR 157/17). Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Parteien der Ergänzungsvereinbarung vom 07.12.2009 in Kenntnis der Lückenhaftigkeit ihres Vertrags vereinbart hätten, dass der Rechtsvorgängerin der Beklagten eine Lizenz zur Benutzung der inländischen Valentins-Marken eingeräumt worden wäre. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten sei eingesetzt worden, um die erforderlichen Markenrechte zu bündeln. Die beabsichtigte Veräußerung des Unternehmens habe nur gelingen können, wenn die übertragenen Kennzeichenrechte den Fortbetrieb dieser Geschäftstätigkeit gestatteten. Der Auslandsvertrieb habe die Einräumung eines Rechts vorausgesetzt, weiterhin Bier für den Export mit Valentins-Marken zu kennzeichnen. Der hypothetische Parteiwille ergebe, dass die Parteien der Vereinbarung vom 07.12.2009 der Rechtsvorgängerin der Beklagten redlicherweise eine Lizenz zur Benutzung der Valentins-Markenfamilie zur Etikettierung der für den Export bestimmten Biere eingeräumt hätten. Die im Wege ergänzender Vertragsauslegung der Rechtsvorgängerin der Beklagten erteilte Lizenz genieße den Sukzessionsschutz und wirke daher auch gegenüber der Klägerin als Erwerberin der deutschen Valentins-Marken. Darüber teilt der Senat die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe den Lizenzvertrag wirksam gekündigt. Zwar sei das Recht zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen, weil die Parteien die Produktionsstandorte erhalten wollten und deshalb ein dauerndes Bedürfnis der Beklagten bestehe, die ValentinsMarken benutzen zu dürfen. Die Klägerin habe den Gestattungsvertrag jedoch mit Wirkung vom 14.08.2014 aus wichtigem Grund wegen des im Inland vorgenommenen Vertriebs kündigen können, da die Beklagte durch den Vertrieb von Bier unter den Valentins-Marken im Inland wiederholt die Grenzen der ihr eingeräumten Lizenz überschritten habe. Auch war die Klägerin zur Kündigung des Lizenzvertrags berechtigt. Der Lizenzvertrag besteht zwischen der früheren Markeninhaberin und der Rechtsvorgängerin der Beklagten fort, weil die Beklagte als Rechtsnachfolgerin der Lizenznehmerin einer Vertragsübernahme durch die Klägerin nicht zugestimmt hat. Die Übertragung einer Marke führt nicht dazu, dass der neue Inhaber der Markenrechte in einen zwischen dem früheren Inhaber und einem Dritten geschlossenen Lizenzvertrag eintritt. Vielmehr besteht der Lizenzvertrag zwischen den ursprünglichen Vertragsparteien fort; der neue Inhaber der Markenrechte tritt - wenn es wie im Streitfall an einer Zustimmung des Lizenznehmers in den Lizenzvertrag fehlt - nicht in den Lizenzvertrag ein. Das Recht, einen Vertrag zu kündigen, ist ein Gestaltungsrecht. Die Frage, ob vertragsbezogene Gestaltungsrechte übertragen werden können, ist umstritten. Der Senat hat die Frage, ob das Recht zur Kündigung eines Lizenzvertrags zusammen mit der Marke auf einen neuen Inhaber übertragen werden kann, wenn eine Vertragsübernahme durch ihn wegen eines Widerspruchs des Lizenznehmers scheitert, bislang nicht entschieden (vgl. Urteil des BGH vom 21.10.2015 - I ZR 173/14). Das Recht zur Kündigung eines Lizenzvertrags kann jedenfalls dann isoliert durch eine Vereinbarung an den Erwerber der Marke abgetreten werden, wenn - wie im Streitfall - das Markenrecht nach § 27 Abs. 1 MarkenG übertragen wird und derjenige, dem vor der Übertragung eine Lizenz erteilt worden ist, sich auf den Sukzessionsschutz des § 30 Abs. 5 MarkenG berufen kann. Da der Erwerber der Markenrechte nicht ohne Zustimmung des Lizenznehmers in den Lizenzvertrag eintreten kann, entspricht die Möglichkeit der isolierten Abtretung des Kündigungsrechts durch den früheren Markeninhaber dem berechtigten Interesse des Erwerbers. Dem stehen keine schutzwürdigen Interessen des Lizenznehmers entgegen, weil der neue Markeninhaber an den Lizenzvertrag gebunden ist. Ein Lizenznehmer, der die Rechte aus der lizenzierten Marke verletzt, kann keine berechtigten Einwände dagegen erheben, dass demjenigen, dem er nach Übertragung der Marke die Rechte aus dem Lizenzvertrag entgegenhalten kann, das Recht übertragen wird, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes den Lizenzvertrag außerordentlich zu kündigen. Die Klägerin hat die Lizenzvereinbarung durch die Abmahnung vom 24.12.2012 konkludent gekündigt, indem sie ihren eigenen Kündigungswillen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat.

Praxishinweis:

Mit vorliegender Besprechungsentscheidung hat es der erste Senat für eine schriftliche Dokumentation des Abschlusses eines Lizenzvertrags als ausreichend angesehen, wenn eine schriftliche Vereinbarung vorliegt, der sich im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung der Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags entnehmen lässt. Wegen der besonderen Bedeutung, die das Zustandekommen eines entsprechenden Vertrags im Hinblick auf die Frage hat, ob zugunsten des Gestattungsempfängers oder Lizenznehmers eigene Kennzeichenrechte im Verhältnis zum Gestattenden oder Lizenzgeber entstehen, wird im kaufmännischen Geschäftsverkehr im Regelfall eine Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgen. Fehlt eine Dokumentation, wird nach ständiger Rechtsprechung in der Regel davon auszugehen sein, dass kein über eine konkludente Gestattung hinausgehender Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags vorliegt (vgl. Urteil des BGH vom 27.03.2013 - I ZR 93/12 - und Urteil des BGH vom 21.10.2015 - I ZR 173/14). Existierte bereits ein schriftlicher Lizenzvertrag, in dem die Verpflichtung enthalten ist, einen weiteren Lizenzvertrag gleichen Inhalts abzuschließen, kann ein solcher weiterer Lizenzvertrag allerdings konkludent abgeschlossen werden. Die Anforderungen an den Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrags gelten für alle Fälle des kaufmännischen Geschäftsverkehrs, in denen in der Regel eine Dokumentation des Vertragsschlusses erfolgt. Der Nachweis des Abschlusses eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags kann allerdings nicht nur durch Vorlage eines (schriftlichen) Lizenz- oder Gestattungsvertrags erbracht werden. Vielmehr genügt im Allgemeinen die Vorlage einer (schriftlichen) Dokumentation des Vertragsschlusses.

Urteil des BGH vom 17.10.2019, Az.: I ZR 34/18